Der 25. Senat des Bundespatentgerichts jedenfalls nicht!

Die jüngere Marke „Fourty6″ beansprucht Dienstleistungen der Klassen 35, 38, 42. Die Widersprechende stützt sich auf 2 Gemeinschaftsmarken „46″ und begründet ihren Widerspruch auf Waren/Dienstleistungen der Klassen 9, 38, 42. Der Senat hält die beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen für teils identisch, ansonsten für stark ähnlich, verwechselt die Marken dennoch nicht, weil sie seiner Meinung nach so unterschiedlich sind, dass nicht mit einer verwechslungsgefahr zu rechnen ist.

Der Senat sieht in klanglicher Hinsicht deutliche Unterschiede, weil die Widerspruchsmarken „46″ keinen Hinweis enthalten, dass sie englisch ausgesprochen werden. Folglich muss bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr die deutsche Aussprache der Ziffern, „sechsundvierzig”, zugrunde gelegt werden. Daran ändert auch der Umstand nichts, „dass in vielen Unternehmen der IT-Branche auch in Deutschland Angestellte mit englischer Muttersprache tätig” sind, „die „46″ im Telefonverkehr ohne weiteres mit „fortysix” benennen würden”. Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr komme es vielmehr auf die Verhältnisse im Inland an und hier stehen sich die unterschiedlichen Bezeichnungen in deutsch und englisch gegenüber.

Auch eine begriffliche Ähnlichkeit hat der Senat ausgeschlossen. Folge: keine Verwechslungsgefahr!

Hätten Sie das gedacht?

25 W (pat) 36/08                               08.10.2009

Die beiden Marken beanspruchen nach Ansicht des 33. Senats des Bundespatentgerichts identische oder zumindest hochgradig ähnliche Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensberatung, Finanzwesen/Geldgeschäfte, weshalb an den Markenabstand besonders hohe Anforderungen zu stellen sind.

Den sieht der Senat nicht als eingehalten an.

Die Vergleichswörter sind mit jeweils 9 Buchstaben und drei Silben als lang anzusehen. Davon stimmen 7 Buchstaben überein. Ein jeweils weiterer (n statt m) ist an unbetonter Stelle klanglich vom anderen kaum zu unterscheiden; die stark beachteten Wortanfänge sind fast identisch. Lediglich die mittlere Silbe zeigt die Vokalabweichung „a” gegenüber „e”. Insgesamt führt Letzteres „jedoch nicht zu einem merklich unterschiedlichen Gesamtklangcharakter der jüngeren Marke”, weshalb sie den erforderlichen deutlichen Abstand zur Widerspruchsmarke nicht einhält.

Der Senat hat die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke als unbegründet zurück gewiesen und in Übereinstimmung mit der Markenstelle des DPMA die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet.

33 W (pat) 11/08                               29.09.09

Der 30. Senat des Bundespatentgerichts hält die Wortmarke „vital.expertise”, eine Zusammensetzung aus zwei englischen Wörtern, „die gleichlautend auch in der deutschen Sprache existieren”, für die beanspruchten Waren/Dienstleistungen (s.o.) für glatt beschreibend, auch wenn es eine Wortneubildung ist, weil neben der sprachüblichen Bildung ihr beschreibender Aussagegehalt „so deutlich und unmissverständlich ist, dass sie ihre Funktion als Sachbegriff erfüllen können. Dies ist dann  der Fall, wenn sich den angesprochenen Abnehmern eine konkret beschreibende Angabe ohne die Notwendigkeit besonderer Denkprozesse unmittelbar erschließt, wobei auch bei der Kombination fremdsprachiger Wörter die Verständnisfähigkeit des inländischen Publikums vor allem als Folge des gemeinsamen europäischen Marktes nicht zu gering veranschlagt werden darf (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 413 (Nr. 26) - Matratzen Concord/Hukla; BGH GRUR 2001, 1047, 1049 - LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER)”.

Noch zwei Aussagen im Senatsbeschluss sind für den allgemeinen täglichen Gebrauch hilfreich:

- Die Mehrdeutigkeit der Wortzusammensetzung spielt bei § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG in der Regel keine Rolle: „Ein Wortzeichen ist nämlich auch dann von der Eintragung ausgeschlossen, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (vgl. EuGH MarkenR, 2003, 450 DOUBLEMINT)”.

- Die Markenwörter müssen am Anmeldetag nicht notwendigerweise zu beschreibenden Zwecken für die beanspruchten Waren/Dienstleistungen verwendet werden. „Es genügt, wie sich schon aus dem Wortlaut des § 8 Abs. 2 Nr. 22 MarkenG ergibt, dass die Zeichen oder Angaben zu diesem Zweck dienen können”.

Im übrigen hält der Senat die mittige Anordnung des Punktes zwischen den Wortbestandteilen „vital” und „expertise” nicht für einen schutzbegründenden Überschuss, sondern für werbeüblich.

Daher insgesamt: kein Markenschutz!

30 w (pat) 35/09                                 17.09.2009

Innerhalb eines Vierteljahres hat der 30. Markenbeschwerdesenat des Bundespatentgerichts zwei Standardsituationen der Schutzunfähigkeit bestätigt, am 30.04.2009 in der Sache “Chiemgauer Ruhewald”  -  30 W (pat) 61/08 und am 09.07.09 in der Sache “Ruheberg” - 30 W (pat) 14/08.

In beiden Fällen ging es um die Anwendung des Art. 3 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 89/104/EWG, das ist die “Markenrichtlinie”, der mit § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG übereinstimmt. Der Europäische Gerichtshof hatte sich geäußert, im Ströbele/Hacker u.a. war es nachzulesen, das Bundespatentgericht hat es entsprechend wiederholt, nur der Anmelder hatte es nicht wahrhaben wollen:

“Diese Regelung (§ 8 Abs. 2 Nr.2 MarkenG) verfolgt das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass sämtliche Zeichen oder Angaben, die Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, von allen frei verwendet werden können. Sie erlaubt es daher nicht, dass solche Zeichen oder Angaben aufgrund ihrer Eintragung nur einem Unternehmen vorbehalten werden.”

Dabei wird als entscheidendes Kriterium allein auf die Eignung einer Bezeichnung zur beschreibenden Verwendung abgestellt.

Wie die Prüfer des Deutschen Patent- und Markenamts, die die Anmeldung “Chiemgauer Ruhewald” zurück gewiesen hatten, hat das Bundespatentgericht standardmäßig entschieden. Es hat in dem Markennamen “Ruhewald” eine bekannte Bezeichnung für Friedhof gesehen. Ein “Ruhewald” sei eine gebräuchliche Bezeichnung für eine Bestattungsform unter Bäumen in einem Waldgrundstück. Die Marke weise auf einen Friedhof im Chiemgau hin. Sie ist unmittelbar erkennbar als beschreibender Hinweis auf Art und Erbringungsort der beanspruchten Dienstleistung “Urnenbestattung”.

Das Gericht hat ausgeführt, dass - wie in diesem Fall - die Eignung zur beschreibenden Verwendung sich aus dem unmittelbaren Sinngehalt der Bezeichnung ergeben kann oder aus ihrer tatsächlichen beschreibenden Verwendung im Verkehr. Entsprechend ist dies auch im Kommentar Ströbele/Hacker § 8 RdNr. 199 nachzulesen.  

30 W (pat) 61/08            30.04.09

Der 30. Senat knüpft mit dieser Entscheidung an seine vorherige zur Schutzunfähigkeit von “Chiemgauer Ruhewald” an. Er führt aus, die Bezeichnung “Ruheberg” füge sich - wie er selbst im Internet recherchiert habe - nahtlos in die Reihe von heute üblichen Bezeichnungen für eine Begräbnisstätte ein wie Friedpark, Ruhehain, Ruheforst, Ruhewald und weise damit in sprachüblicher Weise auf eine besondere Grabstätte hin, die auf einem Berg angesiedelt ist.

Damit stelle die angemeldete Bezeichnung in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen lediglich einen Hinweis auf deren Art und Ort der Erbringung dar, nämlich, dass die Urnenbestattungen auf einem bergseitig gelegenen Begräbnisplatz sind.

Die angemeldete Marke ist damit nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht schutzfähig. Die Eintragung musste ihr versagt bleiben.  

30 W (pat) 14/08            09.07.09

Gegen die eingetragene Wortmarke DE 304 73 038 “asonor” hat die IR-Wortmarke 185 393 A “Adocor” Widerspruch erhoben. Die Markenstellen des DPMA haben in zwei Beschlüssen unter Berücksichtigung der Warenähnlichkeit in der Arzneimittelklasse sowie der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft eine Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Kennzeichnungen festgestellt und die jüngere Marke gelöscht.

Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde der Inhaberin der jüngeren (angegriffenen) Marke zurück gewiesen. In seiner Begründung führt das Bundespatentgericht aus Maßgebend für die Beurteilung der Markenähnlichkeit sei der Gesamteindruck der Vergleichsmarken,”wobei von dem allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen ist, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterwerfen. Der Grad der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen ist dabei im Klang, im (Schrift-)Bild und im Bedeutungs-(Sinn-)Gehalt zu ermitteln. Für die Annahme einer Verwechslungsgefahr reicht dabei regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Hinsicht aus ( BGHZ 139, 340, 347 - Lions; BGH MarkenR 2008, 393, 395 Tz. 21 - HEITEC). Davon ausgehend sind nach Auffassung des Senats beide Marken jedenfalls im klanglichen Gesamteindruck so stark angenähert, dass eine hinreichend sichere Unterscheidung trotz der zuvor gerade in Bezug auf eine klangliche Verwechslungsgefahr gegebenen kollisionsmindernden Umstände nicht gewährleistet ist”.

Der Senat stellt bei seinen Überlegungen die Übereinstimmung der beiden Marken in Bezug auf Silbenzahl, Sprech- und Betonungsrhythmus, in der Vokalfolge sowie den Anfangs- und Endbuchstaben in den Vordergrund. Er bewertet die “konsonantischen Unterschiede im Wortinnern beider Markenwörter zu gering”, als dass sie den sonstigen Übereinstimmungen entscheidend gegenwirken könnten.

Man kann sich dieser Ansicht anschließen; es wäre aber sicher nicht abwegig zu argumentieren, dass im jeweiligen Wortinneren ein gravierender Unterschied zwischen den Konsonanten “s” und “d”, also einem überdeutlich hörbaren Zischlaut und dem kaum hörbaren d festzustellen ist, der den “weitgehenden Gleichklang” der Markenwörter soweit ausschließt, dass sie auch noch in der nachträglichen Erinnerung sich deutlich unterscheiden. Es ist halt wie im Strafraum: wenn´s der Schiedsrichter nicht merkt, gibts keinen Elfer.

25 W (pat) 1/09                27.08.2009

Magazine, Zeitschriften, Zeitungen und Broschüren aus der Warenklasse 16 wenden sich meist schon mit dem Titel zielgerichtet an bestimmte Personengruppen. So auch diese: Die vorliegende Markenanmeldung “Das Beste für die Frau” lässt Zielgruppe und Zielrichtung “ohne weiteres Nachdenken” (So der Senat) erkennen. Sie ist eine klare Sachaussage dafür, dass die beanspruchten Waren (Verlagsprodukte) samt Dienstleistungen insbesondere für Frauen bestimmt und geeignet sind.

“Für ein solches Verständnis der Anmeldemarke als reine Sachaussage bedarf es keinerlei analysierende Betrachtung, weil sich den verbrauchern ein solches verständnis der Anmeldemarke wegen der Üblichkeit und Allgemeinverständlichkeit der Wortfolge ohne weiteres aufdrängt”, meint der 27. Marken-Beschwerdesenat des Bundespatentgerichts in Übereinstimmung mit den beiden Zurückweisungsbeschlüssen des Deutschen Patent- und Markenamts.

In der Anmeldemarke ist keinerlei Hinweis auf eine betriebliche Herkunft zu erkennen. Ihr fehlt daher jegliche Unterscheidungskraft. Die Marke musste nach § 37 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 1 Markengesetz zurückgewiesen werden.

27 W (pat) 192/09                 10.08.2009

Der 25. Marken-Beschwerdesenat des Bundespatentgerichts hat in seiner Zurückweisungsbegründung nochmal festgehalten, was markenrechtlich unter “Unterscheidungskraft”, einer der Hauptsäulen für die Schutzfähigkeit einer Marke, zu verstehen ist. Weil´s so wichtig ist, kann es nicht oft genug in Erinnerung gerufen werden:

“Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist nach ständiger Rechtsprechung im Hinblick auf die Hauptfunktion der Marke, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten, die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unrernehmen aufgefasst zu werden (vgl. zur st. Rspr. BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice; EuGH GRUR 2004, 674 - Postkantoor). Es muss also eine Kennzeichnungskraft mit der Eignung zur Ausübung der Herkunftsfinktion verbunden sein, auch wenn eine Marke zusätzlich noch weitere Funktionen haben kann (Ströbele/Hacker Markengesetz, 9. Aufl., § 8 Rdn. 42). Unterscheidungskraft fehlt mithin vor allem solchen Zeichen, denen die angesprochenen Verkehrskreise für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678 - Postkantoor).”

Die Anmeldemarke besteht lediglich aus dem auch im deutschen Sprachraum allgemein bekannten Begriff “Kids” für Kinder, sowie “Kiosk” für Verkaufsstand, an dem üblicherweise neben Zeitungen, Tabakwaren, Süßigkeiten, Getränken auch Speiseeis verkauft wird. Der Verkehr erkennt sofort die Absicht, nämlich Kiosk als Verkaufsstätte mit Waren (u.a. Speiseeis), insb. für die Zielgruppe “Kinder”. Der verkehr wird “Kids Kiosk” “nur als eine Bezeichnung für eine verkaufsstätte der beanspruchten Waren ohne Assoziation mit einem bestimmten Gewerbetreibenden und damit gerade nicht als herkunftsbezogenen Hinweis für die beanspruchten Waren auffassen”. Die angemeldete Marke ist daher nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 Markengesetz nicht unterscheidungskräftig und damit nicht schutzfähig.

25 W (pat) 120/09

Die Anmeldung der Wortfolge “Schlank und Fit” für verschiedenste Tee-, Kaffee- und Kakao-Getränke, auch in Instantpulver- oder Sirupform in den Klassen 05, 30 und 32 ist von den Prüfern des Deutschen Patent- und Markenamts in den beiden Verwaltungsinstanzen wegen absoluter Schutzhindernisse nach § 8 Abs.2 Nr. 1 u. 2 MarkenG mit der Begründung zurückgewiesen worden, “Schlank und Fit” beschreibe unmittelbar Wirkungsweise und Beschaffenheit der so gekennzeichneten Waren. In werbeüblicher Form würden den Verbrauchern schlank- und fitmachende Eigenschaften der Waren beschrieben. Auf einen betrieblichen Herkunftshinweis, die Hauptfunktion einer Marke, könne dabei nicht geschlossen werden. Insbesondere auch wegen der beschreibenden Eignung der Marke für die beanspruchten Waren sei die Wortfolge “Schlank und Fit” eine freihaltebedürftige Angabe i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Der 25. Markenbeschwerdesenat des Bundespatentgerichts hat sich der Argumentation aus den Zurückweisungsbeschlüssen hinsichtlich der fehlenden Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke angeschlossen. Nach der allfälligen Definition der Unterscheidungskraft reicht dem Senat die Feststellung der fehlenden Unterscheidungskraft für die Zurückweisung der Anmeldung, weshalb er auf weitere rechtliche Ausführungen zum - dennoch unterstellten - Freihaltebedürfnis verzichtet.

Was die vorliegende Entscheidung des Senats interessant macht, ist der Hinweis auf eine klarstellende Entscheidung des EuGH, wonach kein Anspruch eines Anmelders auf Eintragung seiner Marke von entsprechender Eintragung vergleichbarer oder identischer - mit dem Bestandteil “fit” gebildeter - Marken abgeleitet werden kann: “

Voreintragungen selbst identischer Marken führen weder für sich, noch in Verbindung mit dem Gleichheitssatz des Grundgesetzes zu einer Selbstbindung bei der über die Eintragung entscheidenden Stellen, da es sich dabei nicht um eine Ermessens-, sondern um eine Rechtsfrage handelt (vgl. EuGH MarkenR 2009, 201, 203 Tz. 15-19 “Schwabenpost/Volks.Handy”).

“Schlank und Fit”- Getränke müssen also ohne Registerschutz auskommen.

25 W (pat) 107/09        26.08.2009