Die Benutzung der Marke erfolgte im Rahmen eines Angebots bei Amazon. Für den diesem Angebot zugrunde liegenden Gegenstand existierten eine Artikelnummer und eine Beschreibung, die sowohl der Kläger als auch andere Anbieter dieses Gegenstands automatisch benutzten. Nachdem der Kläger die Angebotsbeschreibung nachträglich änderte und mit seiner Marke versah, änderte sich automatisch auch die Beschreibung bei den anderen Anbietern, so auch beim Beklagten. Daraufhin sprach der Kläger eine Abmahnung gegen den Beklagten aus, was vorliegend rechtsmissbräuchlich war.

Amtlicher Leitsatz:

Die Verfolgung markenrechtlicher Ansprüche ist rechtsmissbräuchlich, wenn der Markeninhaber die Verletzung selbst dadurch provoziert hat, dass er in die durch ihn und den Verletzer gemeinsam benutzte Warenbeschreibung auf einer Handelsplattform nachträglich seine Marke eingefügt hat, ohne den Mitbewerber auf die bevorstehende Änderung hinzuweisen.

Der Beklagte hafte weder als Störer noch als Täter, weil der Kläger die identische Artikelnummer und -beschreibung nutze. Auch verletzte der Beklagte keine Pflicht zur Prüfung seines eigenen Internetangebotes, da er darauf vertrauen habe dürfen, dass seine Mitanbieter die Artikelbeschreibung nicht einseitig verändern.

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Diese Verpflichtung kann allerdings in besonderen Ausnahmefällen eingeschränkt werden, z.B. wenn der ausgehandelte Preis in keinerlei Verhältnis zu den hohen Kosten für eine (marken)rechtliche Prüfung steht.

So zumindest entschied das Berliner Kammergericht (Beschluss vom 04.02.2011, AZ 19 U 109/10, MIR 2011, Dok. 078).

Für einen Kunden hatte eine Werbeagentur ein Logo entwickelt. Es stellte sich heraus, dass dieses Logo die Markenrechte eines Dritten verletzt.

Das Kammergericht entschied, dass die Pflichten einer Marketingagentur  von der Höhe der Auftrags-Vergütung abhängig sind.

In vorgelegten Falle, konnte der Kunde bei einem vereinbarten Auftragspreis von 770,000 Euro nicht davon ausgehen, dass die Werbeagentur neben der Erstellung des Logos auch noch eine kostenintensive Markenrecherche durchführen würde. Sie wäre gemessen an der Höhe der Auftragsvergütung nicht zumutbar.

Konkret heißt es in der Entscheidung Gerichts dazu:

„Eine solche wäre nämlich bei einer Vergütung von 770,00 Euro ganz offenkundig weder kostendeckend noch mit hinreichender Verlässlichkeit von der Beklagten zu erbringen gewesen.”

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Der 27. Senat des Bundespatentgerichts hob den Zurückweisungsbeschluss der Markenstelle auf, weil seiner Ansicht nach der Anmeldename für die strittigen Dienstleistungen nicht jeglicher Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG)  entbehre und zum anderen die Bezeichnung „Jagdschloss Platte“ keinem Freihaltebedürfnis i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unterliege, „weil „Jagdschloss Platte“ keine Merkmalsbezeichnung ist“.

„Jagdschloss Platte“ sei „ein Etablissementname und nicht vergleichbar mit allgemein gebräuchlichen Bezeichnungen, wie „Kulturzentrum“ o.ä. Das Publikum wird deshalb in „Jagdschloss Platte“ einen betrieblichen Herkunftshinweis sehen (vgl. BPatG, Beschluss vom 15. Juli 2008, Az: 33 W (pat) 91/06, BeckRS 2008, 17248 – Gut Darß)“. Auch freihaltebedürftig sei die Anmeldung nicht, weil sie eben keine Merkmalsbezeichnung sei, auch keine geographische Angabe, sondern einfach nur eine Gebäudebezeichnung für einen Ort, also eine Etablissementbezeichnung, wo die beanspruchten Dienstleistungen „nur im Einverständnis mit dem Inhaber des Hausrechts stattfinden können“.

Fazit: Der Senat hält „Jagdschloss Platte“ für unterscheidungskräftig und nicht freihaltebedürftig und hebt zu Recht den Zurückweisungsbeschluss der Markenstelle auf.

Bundespatentgericht    27 W (pat) 508/12                           vom 20. März 2012

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Amtlicher Leitsatz:

Der Ruf eines seit Jahren für ein bestimmtes Nahrungsergänzungsmittel verwendeten und dem Verkehr bekannten Werbeslogan („Schönheit von innen“) wird in unlauterer Weise ausgenutzt, wenn ein Mitbewerber diesen Slogan als Produktbezeichnung für ein vergleichbares Erzeugnis verwendet.

Die Antragstellerin vertreibt seit den 1960er Jahren u.a. ein Nahrungsergänzungsmittel, dessen Einnahme sich u.a. positiv auf das Erscheinungsbild von Haut und Nägel auswirken soll. Die Verpackung dieses Produkts ist seit 1988 mit dem Slogan „Schönheit von innen“ versehen. Zwar wurde seitens des DPMA die Eintragung von „Schönheit von innen“ abgelehnt, jedoch ist die Antragsstellerin Inhaberin der Wort- und Wort-/Bildmarken „X-Dragees“, „X-Dragees Schönheit von innen“ und „X-Dragees. Natürliche Schönheit von innen“. Die Antragsgegnerin vertreibt gleichartige Nahrungsergänzungsmittel ebenfalls unter Verwendung des Slogans „Schönheit von innen“.

Das OLG Frankfurt war der Ansicht, dass durch die Verwendung des Slogans „Schönheit von innern“ durch die Antragsgegnerin eine unangemessene Ausnutzung der Wertschätzung gemäß § 4 Nr. 9 lit. b UWG vorliege und sprach der Antragstellerin einen entsprechenden Unterlassungsanspruch zu.

Der Slogan „Schönheit von innen“ könne nämlich als Grundmotiv positive Assoziationen wecken und entsprechend die Produkte der Antragstellerin mit positiven Eigenschaften verknüpfen. Da der Slogan auch seit 1988 auf der Produktverpackung der Antragstellerin aufgebracht ist und diese zudem Vorreiterin im Nahrungsergänzungsmittelbereich ist, könne auf eine gewisse Bekanntheit geschlossen werden. Durch die gegnerische Verwendung dieses Slogans erwecke die Antragsgegnerin den Eindruck Herstellerin dieser seit 1960er Jahren erscheinenden Originalprodukte zu sein.

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Er attestierte der Widerspruchsmarke trotz der mit der Adelsbezeichnung verbundenen werblichen Aufwertung und somit einer gewissen Originalitätsschwäche, dass die Marke gerade für „Zeitschriften“ und „Herausgabe von Zeitschriften“ diese Originalitätsschwäche überwunden habe und somit eine hohe Kennzeichnungskraft besitze, nachgewiesen u.a. durch hohe Auflagezahlen des einschlägigen Printmediums und Werbeaufwendungen. Diese gesteigerte Verkehrsbekanntheit strahle auch auf die anderen eng verwandten Waren und Dienstleistungen aus dem Medienbereich aus, nämlich die Druckerzeugnisse der Kl. 16 oder beispielsweise die Rundfunk- und Fernsehunterhaltung, -produktion (Kl. 41), so dass insgesamt teilweise von einem Identitätsbereich und im übrigen von einem engeren Ähnlichkeitsbereich gesprochen werden könne.

Beim direkten Vergleich der beiden Marken sei zwar ein deutlicher  Unterschied durch den zusätzlichen Wortbestandteil „Foto“ der angegriffenen Marke festzustellen, dennoch seien die beiden Marken unmittelbar verwechselbar, „weil der Gesamteindruck der angegriffenen Marke „Fotoprinz“ allein von dessen Bestandteil „prinz“ geprägt wird“.

Der entscheidende Satz im Beschluss lautet:

„Im Gegensatz zur früher vorherrschenden Meinung in Rechtsprechung und Literatur verlangt die Feststellung einer Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt der Prägung des Gesamteindrucks einer Marke durch einen ihrer Bestandteile nicht (mehr) zwingend, dass es sich bei der betreffenden Marke um eine mehrgliedrige Marke, jedenfalls um eine Mehrwortmarke handelt. Vielmehr kann der Verkehr auch bei einem zu einem Wort zusammengesetzten Zeichen einem einzelnen Wortbestandteil eine allein prägende Stellung zumessen (BGH GRUR 2008, 905, 907 (Nr. 26) – Pantohexal u. GRUR 2008, 909, 910 (Nr. 27) – Pantogast.“

Fazit: Verwechslungsgefahr i.S.d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i.V.m. § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Entsprechend hob der Senat die Beschlüsse der Markenstelle auf und verfügte die Löschung der angegriffenen Marke.

 Bundespatentgericht    33 W (pat) 21/10              vom 01. März 2012

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Werden in einer Widerrufsbelehrung falsche Normen angegeben, sind die Informationspflichten gegenüber dem Verbraucher verletzt, insbesondere bei unrichtiger oder unvollständiger Belehrung über ein etwaiges Widerrufs- oder Rückgaberecht. Die Angabe von falschen Vorschriften ist ausreichend, eine spürbare Beeinträchtigung hervorzurufen, da eine Überprüfung dem Verbraucher hinsichtlich seiner Rechte in der konkreten Situation erschwert wird.

Findet ein Verbraucher die in der Widerrufsbelehrung angegebenen Paragraphen nicht, besteht die Möglichkeit, dass er sich hierdurch verunsichern lässt. Es ist durchaus denkbar, dass der durchschnittlich informierte, aufmerksame und verständige Verbraucher die Möglichkeit des Widerrufs in Zweifel zieht und aus Angst vor eventuellen Gegenansprüchen auf Grund eines unberechtigten Widerrufs sich schließlich von der Geltendmachung seiner Rechte abhalten lässt.

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Das LG Berlin (Urteil v. 09.12.2011, Az. 15 O 343/11) hatte nun in einen Fall über die Wettbewerbswidrigkeit zu entscheiden, in dem seitens des beklagten Online-Shopping-Clubs eine Email an den Privataccount eines Verbrauchers geschicktwurde, der zuvor eine Einwilligung abgegeben hatte.

Der Beklagte war der Ansicht, dass eine wirksame Einwilligung vorgelegen habe, da der Empfänger dieser Email ca. 1,5 jahre zuvor sogar im Wege des double-opt-in Verfahrens in den Erhalt von Werbe-Emails eingewilligt hat. Diese Einwilligung wurde seitens des Verbrauchers im Rahmen einer Online-Umfrage abgegeben.

Im Ergebnis werte das LG Berlin das vorliegende unaufgeforderte Versenden von Werbemails jedoch als unzumutbare Belästigung. Zum einen lasse ein innerhalb der Werbemail abgegrenzter Werbeblock der Beklagten mit eigenem Impressum darauf schließen, dass die erneute Kontaktaufnahme auch von dieser veranlasst worden sei. Zum anderen sei bei einem Einverständnis, welches über ein Jahr zuvor abgegeben wurde, von einem Erlöschen wegen Zeitablaufs auszugehen, da das Einverständnis sich nicht mehr auf den konkreten Fall beziehe.

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Der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts hat sich dem angeschlossen und die Beschwerde des Anmelders gegen den Zurückweisungsbeschluss der Markenstelle zurückgewiesen.

Das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ergebe sich daraus, dass die einschlägigen Verkehrskreise der angemeldeten Bezeichnung für die beanspruchten Dienstleistungen „lediglich eine sachliche Aussage entnehmen und sie nicht als Unterscheidungsmittel verstehen“ würden. „Campstar“ sei sprachüblich aus den allgemein gebräuchlichen und verständlichen englischen bzw. deutschen Wörtern „camp“ = Lager i.S. von Nacht- oder Feldlager bzw. Ferienlager, und „star“ = üblicherweise der Hinweis auf eine Spitzenstellung; insgesamt weise „campstar“ in allgemein verständlicher Weise auf ein besonders schönes, gutes Lager hin.

Eine markenrechtlich relevante Mehrdeutigkeit, wie es der Anmelder vorbrachte, indem er auf den Anklang an das englische „campster“ = „sexuell motivierte Campbesucher“ hinwies, hat der Senat bei dem Anmeldezeichen nicht gesehen. Auch komme es auf eine vom Anmelder angesprochene Bedeutungsvielfalt der Zeichen „schon deshalb nicht an, weil es im Rahmen des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG genügt, wenn die Angabe wenigstens in einer ihrer Bedeutungen zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Dienstleistungen dienen kann, unabhängig davon, ob und inwieweit sie bereits bekannt sind oder verwendet werden (vgl. Ströbele, FS für Ullmann S. 425, 428)“.

Mit der Zurückweisung der Beschwerde des Anmelders hat der Senat auch keine Veranlassung gesehen, die Rechtsbeschwerde zuzulassen: „Der vorliegende Fall wirft keine grundsätzliche Rechtsfrage auf; die Entscheidung des Senats erschöpft sich vielmehr in der einzelfallbezogenen Anwendung höchstrichterlich geklärter Beurteilungsgrundsätze“.

Bundespatentgericht    27 W (pat) 575/11                           vom 08. März 2012

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Die Wortkombination „Studien zur Sachsenforschung“  sei durch das Bestimmungswort „zur“ so eng sprachüblich zueinander in Beziehung gebracht, „dass der Oberbegriff „Studien“ durch den Zusatz „zur Sachsenforschung“ thematisch konkretisiert wird. Beide Oberbegriffe seien sprachüblich, in der Gesamtform bezeichnen sie u.a. „wissenschaftliche Untersuchungen auf dem Gebiet der den Stamm bzw. die Stämme der Sachsen betreffenden Forschung“. Damit würde die Anmeldebezeichnung das Produktmerkmal für die beanspruchten Waren aus der Klasse 16, nämlich die Druckereierzeugnisse, aber auch die in der Klasse 41 beanspruchten Dienstleistungen „Herausgabe einer wissenschaftlichen Buchreihe … mit dem Schwerpunkt Sachsenforschung, öffentliche Präsentation von Werken der bildenden Kunst und Literatur … mit dem Schwerpunkt Sachsenforschung“   glatt beschreiben. Auch die in der Klasse 42 beanspruchten Dienstleistungen „wissenschaftliche Forschungsdienstleistungen“ könnten in „Studien zur Sachsenforschung“ bestehen.

Es läge auch kein objektiv schutzbegründender Überschuss vor, „durch welchen die Verbindung der genannten Wortbestandteile einen eigenständigen Gesamteindruck bewirkte, der über die Zusammenfügung beschreibender Elemente hinausginge und sich nicht in deren bloßer Summenwirkung erschöpfte (vgl. EuGH GRUR 2004, 678, Rn. 98 – 100 – Postkantoor; GRUR 2006, 229, 230, Rn. 31 – BioID; Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., Rn. 415 zu § 8)“.

Es würde  für eine Schutzversagung i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bereits ausreichen, „dass ein Wortzeichen in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal dieser Waren und Dienstleistungen beschreiben kann (vgl. EuGH GRUR 2003, 58, 59 (Rdn. 21) – Companyline).

Der Versuch des Anmelders, wenigstens auf dem Wege der Verkehrsdurchsetzung die Anmeldung in das Register zu bekommen, ist auch fehlgeschlagen, weil nach Ansicht des Senats „eine Verkehrsdurchsetzung seiner originär für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen schutzunfähigen Wortkombination „Studien zur Sachsenforschung“ weder schlüssig dargelegt noch durch entsprechendes Tatsachenmaterial belegt hat“. Die Beschwerde des Anmelders war deshalb zurückzuweisen.

Bundespatentgericht    24 W (pat) 20/10              vom 06. März 2012

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Der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts hat sich der Argumentation der Markenstelle vollinhaltlich angeschlossen, folgerichtig der angemeldeten Marke bezüglich der beanspruchten Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abgesprochen und die Beschwerde zurück gewiesen.

Der Senat hat zunächst festgestellt, dass eine Wortfolge nicht anders zu beurteilen sei wie andere Wortmarken und dass bei einer aus mehreren Wörtern bestehenden Marke auf die Bezeichnung in ihrer Gesamtheit abzustellen sei (BGH GRUR 2001, 162 – RATIONAL SOFTWARE CORPORATION. Die Prüfung der Schutzfähigkeit habe nicht nur für den Anmeldezeitpunkt zu erfolgen, sondern auch zum Zeitpunkt der Entscheidung – unabhängig von der Verfahrensdauer.

Das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft hinsichtlich sämtlicher beanspruchter Dienstleistungen ergebe sich daraus, dass „das angemeldete Zeichen nicht als Marke verstanden wird, sondern als Hinweis auf den thematischen Inhalt der Dienstleistungen, deren Zielgruppe sowie deren Erbringer. Als „Botschafter“ wird nämlich nicht nur ein Diplomat des Außenministeriums bezeichnet, sondern auch eine Person, die auf einem bestimmten Gebiet als Repräsentant oder Vertreter  für eine bestimmte Sache eintritt (z.B. UNICEF-Botschafter)“. Aus zahlreichen Unterlagen habe der Senat feststellen können, dass die Begriffe „Kulturbotschafter“ bzw. „Weinbotschafter“ auf den hier relevanten Gebieten der Kultur und des Weins vielfach verwendet würde.

Bundespatentgericht 27 W (pat) 5/11   vom 08. März 2012

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